●平成19(行ヒ)318　特許取消決定取消請求事件　最高裁第一小法廷

　本日は、今日公表された、『平成19(行ヒ)318　特許取消決定取消請求事件「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」平成20年07月10日　最高裁判所第一小法廷』（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080710145411.pdf）について取上げます。

　本件は、特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、訂正の対象となっている請求項毎にその許否を判断すべき、と判示した最高裁判決です。

　つまり、本最高判決は、次の通りです。

『　 　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　文

１ 原判決のうち，特許第３４４１１８２号の請求項１に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。
２ 特許庁が異議２００３−７３４８７号事件について平成１８年２月２２日にした決定のうち，特許第３４４１１８２号の請求項１に係る特許を取り消した部分を取り消す。
３ 上告人のその余の上告を棄却する。
４ 訴訟の総費用は，これを４分し，その１を被上告人の負担とし，その余を上告人の負担とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理　　　由

　上告代理人熊倉禎男ほかの上告受理申立て理由（排除された部分を除く。）について

１ 本件は，特許第３４４１１８２号（以下「本件特許」という。）の特許権者である上告人が，特許異議申立事件につき特許庁がした本件特許（請求項１〜４に係る特許）の取消決定の取消しを求める事案である。

２ 原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。

(1) 本件特許は，発明の名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とし，１９９３年（平成５年）９月１７日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して平成６年８月２６日にした特許出願に係るものであり，平成１５年６月２０日に設定登録がされた。請求項の数は４である。

(2) 平成１５年１２月２６日，本件特許（請求項１〜４に係る特許）に対し特許異議の申立てがされ，特許庁に異議２００３−７３４８７号事件として係属したところ，同事件の係属中の平成１７年１２月７日，上告人は，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法１２０条の４第２項（以下，同改正前の特許法の条文は，「特許法旧１２０条の４」などと表記する。）の規定に基づき，願書に添付した明細書の特許請求の範囲の訂正を請求した（以下，この訂正を「本件訂正」という。）。本件訂正は，特許請求の範囲の請求項１を訂正する訂正事項ａ，同２を訂正する訂正事項ｂ，同３を訂正する訂正事項ｃ，同４を訂正する訂正事項ｄから成り，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮，同ｂは明りょうでない記載の釈明を目的とするものであると主張した。なお，訂正事項ｃ，ｄは，上告人自身，単なる形式的な誤記の訂正であると主張しているものであり，その許否いかんが特許取消決定の帰すうに影響を及ぼすようなものではない。本件訂正前後の特許請求の範囲の請求項１，２の記載は，別紙のとおりである。

(3) 特許庁は，平成１８年２月２２日，上記特許異議申立事件につき，本件訂正は認められないとした上，請求項１〜４に係る本件特許を取り消す旨の決定（以下「本件決定」という。）をした。本件決定の理由の要旨は，次のとおりである。

ア　訂正事項ｂは，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれをも目的とするものでなく，また，特許請求の範囲を実質上拡張するものであるから，特許法旧１２０条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書又は２項の規定に適合しない。よって，その余の訂正事項について判断するまでもなく，訂正事項ｂを含む本件訂正は認められない。

イ本件訂正前の特許請求の範囲の記載に従って特定される発明は，その特許出願前に日本国内において頒布された刊行物に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。

３ 原審は，次のとおり判断して，本件決定の取消しを求める上告人の請求を棄却した。

　本件決定は，訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことを理由に，他の訂正事項について判断することなく，本件訂正の全部を認めなかったものであるが，その判断に違法があるということはできない。

　すなわち，願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求又は訂正の請求において，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には，請求人において訂正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなければならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又は決定をすることはできないと解するのが相当である（最高裁昭和５３年（行ツ）第２７号，第２８号同５５年５月１日第一小法廷判決・民集３４巻３号４３１頁参照）。

　そして，この理は，いわゆる改善多項制（昭和６２年法律第２７号による改正後の特許法３６条５項が定める請求項の記載方法）の下でも同様に妥当するというべきである。本件訂正に係る訂正請求書をみても，複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しておらず，その訂正請求は一体不可分のものであったと解さざるを得ない。

４ しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。

(1) 特許法は，一つの特許出願に対し，一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ，これに基づいて一つの特許が付与され，一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており，請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。

　このような構造に基づき，複数の請求項に係る特許出願であっても，特許出願の分割をしない限り，当該特許出願の全体を一体不可分のものとして特許査定又は拒絶査定をするほかなく，一部の請求項に係る特許出願について特許査定をし，他の請求項に係る特許出願について拒絶査定をするというような可分的な取扱いは予定されていない。

　このことは，特許法４９条，５１条の文言のほか，特許出願の分割という制度の存在自体に照らしても明らかである。

　一方で，特許法は，複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不適当と考えられる一定の場合には，特に明文の規定をもって，請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いており，特許法１８５条のみなし規定のほか，特許法旧１１３条柱書き後段が「二以上の請求項に係る特許については，請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。」と規定するのは，そのような例外規定の一つにほかならない（特許無効審判の請求について規定した特許法１２３条１項柱書き後段も同趣旨）。

(2) このような特許法の基本構造を前提として，訂正についての関係規定をみると，訂正審判に関しては，特許法旧１１３条柱書き後段，特許法１２３条１項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上，訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法１２６条５項，１２８条参照）にも照らすと，複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は，複数の請求項に係る特許出願の手続と同様，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。

　これに対し，特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求（以下「訂正請求」という。）は，特許異議申立事件における付随的手続であり，独立した審判手続である訂正審判の請求とは，特許法上の位置付けを異にするものである。

　訂正請求の中でも，本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては，いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧１２０条の４第３項，旧１２６条４項）など，訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており，訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということはできない。

　そして，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求は，請求項ごとに申立てをすることができる特許異議に対する防御手段としての実質を有するものであるから，このような訂正請求をする特許権者は，各請求項ごとに個別に訂正を求めるものと理解するのが相当であり，また，このような各請求項ごとの個別の訂正が認められないと，特許異議事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。

　以上の諸点にかんがみると，特許異議の申立てについては，各請求項ごとに個別に特許異議の申立てをすることが許されており，各請求項ごとに特許取消しの当否が個別に判断されることに対応して，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求についても，各請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され，その許否も各請求項ごとに個別に判断されるものと考えるのが合理的である。

　被上告人は，発明を表現する明細書は常にその全体が一体不可分のものとして把握されるべきであると主張するが，昭和６２年法律第２７号による特許法の改正により，いわゆる一発明一出願の原則を定めていた規定が削除され，しかも一発明に複数の請求項の記載をすることが認められるようになったことを考えると，同改正後の特許法の下で，上記のように解すべき根拠を見いだすことはできない。

　前掲最高裁昭和５５年５月１日第一小法廷判決は，いわゆる一部訂正を原則として否定したものであるが，複数の請求項を観念することができない実用新案登録請求の範囲中に複数の訂正事項が含まれていた訂正審判の請求に関する判断であり，その趣旨は，特許請求の範囲の特定の請求項につき複数の訂正事項を含む訂正請求がされている場合には妥当するものと解されるが，本件のように，複数の請求項のそれぞれにつき訂正事項が存在する訂正請求において，請求項ごとに訂正の許否を個別に判断すべきかどうかという場面にまでその趣旨が及ぶものではない。

(3) 以上の点からすると，特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合，特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については，訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり，一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として，他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである。

(4) これを本件についてみると，上告人は，訂正事項ａは特許請求の範囲の減縮を目的とする旨主張して，これを含む本件訂正の請求をしているところ，訂正事項ａは，特許異議の申立てがされている請求項１に係る訂正であるから，他の請求項に係る訂正事項とは可分のものとして，個別にその許否を判断すべきものである。

　ところが，本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂが訂正の要件に適合しないことのみを理由として，請求項１に係る訂正事項ａについて何ら検討することなく，訂正事項ａを含む本件訂正の全部を認めないと判断したものである。これを前提として本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の認定をし，請求項１に係る部分を含む本件特許を取り消した本件決定には，取り消されるべき瑕疵があり，この瑕疵を看過した原審の判断には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。

５ 論旨は理由があり，原判決のうち本件特許の請求項１に係る特許の取消決定に関する部分は破棄を免れない。そして，以上説示したところによれば，上記部分の取消決定の取消しを求める上告人の請求は理由があるというべきであるから，本件決定のうち本件特許の請求項１に係る特許を取り消した部分を取り消すこととする。

　なお，本件特許のその余の請求項に係る特許の取消決定に関する上告については，上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので，棄却することとする。

　よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官甲斐中辰夫裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官才口千晴裁判官涌井紀夫) 』

　とすると、特許無効審判事件の係属中に、複数の請求項について現行特許法第１３４条の２第１項の訂正請求がされた場合も、特許無効審判が請求されている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、特許法旧１２０条の４第２項の規定に基づく訂正の請求と同様に、特許法第１２６条第１項の訂正審判とは異なり、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべき、となりますね！？

　詳細は、本判決文（http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080710145411.pdf）を参照してください。

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